Как рассчитать убытки от нарушения авторских прав

Суды и законодатель встают на сторону правообладателя, чтобы ему не пришлось дополнительно оплачивать нарушителю судебные расходы. До конца судебного разбирательства правообладатели интеллектуальных прав не знают, какую компенсацию удастся получить от нарушителя. Есть риск остаться в должниках. Если суд удовлетворит требование частично, придется компенсировать ответчику судебные расходы. В попытке не допустить взыскания чрезмерных сумм в практике появляются перегибы. Пример — дело ПАО «Институт стволовых клеток человека». Правообладателю пришлось обращаться в Конституционный суд за защитой, поскольку ответчики пытались взыскать судебные издержки, которые оказались намного больше компенсации (дело № А40-14914/18).

 

Судебная практика стала меняться, правообладателям удается взыскать компенсацию в максимальном размере. Например, в споре о товарном знаке CHRISTIAN DIOR истцы получили 3,5 млн руб. (дело № А32-15898/2021). Показательным стал спор между АО «Киностудия «Союзмультфильм» и рестораном «ТЕБУРАСИК». Сумма компенсации составила 8 млн руб. (дело № А40-228617/20-5-1634).

 

Компенсацию как меру ответственности за нарушение исключительных прав правообладатели используют часто. Выбор стратегии в судебном процессе зависит от того, на какой размер компенсации рассчитывает правообладатель. Также разберем, почему важно указывать срок обладания правом и зачем вычислять период, в течение которого происходило нарушение.

 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Общие положения о компенсации законодатель закрепил в п. 3 ст. 1252 ГК. Применять эту норму можно для защиты различных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515 ГК). Существует три способа расчета компенсации.

За что можно получить компенсацию при нарушении авторских прав

Первый способ. Правообладатель может заявить компенсацию в твердой сумме: от 10 тыс. до 5 млн руб. Такой способ хорош тем, что истцу не требуется доказывать убытки и представлять какие-либо доказательства расчета компенсации. Однако сам расчет вам обязательно нужно представить.

 

Правообладатель вправе требовать выплаты за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или за допущенное правонарушение в целом. Если одним действием лицо нарушило права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, то суд определяет компенсацию за каждый объект, который использовали неправомерно. Например, ИП продал за 100 руб. один экземпляр контрафактного компакт-диска, который содержит записи 12 песен. В качестве минимальной суд взыщет компенсацию в размере 120 тыс. руб. В эту сумму вошло 10 тыс. руб. — минимальный размер компенсации, умноженный на 12 случаев незаконного использования исключительных прав.

 

Второй способ. Второй способ расчета — двукратная стоимость права использования. Вам потребуется рассчитать стоимость права использования вашего объекта и умножить на два. Например, если вы предоставляете право использования вашего товарного знака другим лицам по цене 20 тыс. руб. в месяц, то размер компенсации будет 40 тыс. руб. за месяц нарушения. Если нарушение длящееся, то умножьте 40 тыс. руб. на количество месяцев, когда нарушитель незаконно использовал ваш товарный знак. Для расчета такого вида компенсации представьте суду лицензионные договоры с третьими лицами.

 

Если лицензионных договоров нет, то суд будет учитывать ту цену, которую при сравнимых обстоятельствах обычно взимают за правомерное использование тем способом, которым это делал нарушитель. Обратите внимание, что такой способ не используют, когда речь идет о наименовании места происхождения товара (далее — НМПТ). Причина в том, что таким средством индивидуализации нельзя распоряжаться (ст. 1537 ГК). Применяют такой способ не во всех случаях нарушений с объектами смежных прав. Это возможно только в ситуации, когда объект смежных прав записан в виде фонограммы.

 

Третий способ. Третий способ расчета компенсации — двукратная стоимость контрафактных товаров, на которых незаконно размещен объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации. Если нарушитель продал товар с вашим товарным знаком на несколько миллионов рублей, то умножьте эту сумму на два и вы получите размер компенсации (решение АС Московской области от 28.12.2022 по делу № А41-72117/2022).

 

Правообладатель может взыскать компенсацию в двойном размере стоимости экземпляров произведений или стоимости исключительного права. Однако такой способ исчисления может привести к злоупотреблению правом (постановления СИП от 09.10.2020 № С01-994/2020 по делу № А03-19/2020, от 09.10.2020 № С01-967/2020 по делу № А03-9630/2019, от 07.10.2020 № С01-739/2020 по делу № А03-9611/2019).

 

«Расчет компенсации в двукратном размере контрафактных товаров позволяет правообладателю взыскать самую большую сумму из всех возможных», — уточнила Дарья Агапова, юрист в области интеллектуальной собственности. В качестве примера эксперт предложила обратить внимание на спор с участием издательства «Просвещение». В пользу него суд взыскал с нарушителя компенсацию за нарушение товарного знака в размере 3 756 100 122 руб. (дело № А40-253357/2017).

 

Чтобы рассчитать компенсацию такого вида, узнайте, какое количество контрафактного товара продал нарушитель. В этом заключается вся сложность, потому что правообладатель не всегда может узнать объем продукции нарушителя. В деле издательства «Просвещение» суд принял в расчет тираж печатной продукции.

Судебная практика по авторскому праву

Если вы продаете товары, которые подлежат учету и отображаются в каком-либо реестре, то посчитать объем продукции будет несложно. Например, в системе ФГИС «Меркурий» отображается вся информация о продукции, которая проходит ветеринарный контроль, — мясо, рыба, пищевые продукты, корма и др. В такой системе вы найдете данные об объемах контрафактной продукции, а суды примут их как допустимые и достоверные доказательства (постановления СИП от 19.04.2022 № С01-362/2022 по делу № А11-15039/2020, от 02.08.2021 № С01-1106/2021 по делу № А33-9329/2020; решения СИП от 20.06.2022 по делу № СИП-595/2021, от 17.02.2022 по делу № СИП-1167/2021).

 

Если контрафактный товар — это алкогольная продукция, то объем продажи можно узнать у специализированного ведомства — Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (постановления СИП от 19.01.2023 № С01-2279/2022 по делу № А79-6184/2020, от 08.06.2016 № С01-392/2016 по делу № А32-39951/2014, 9ААСот 03.06.2022 № 10АП-5801/2022 по делу № А41-110531/2019).

 

При расчете компенсации учтите именно ту цену, по которой нарушитель продавал контрафактные товары, то есть отпускную цену. (п. 61 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — постановление № 10).

 

Чаще всего отпускной ценой будет оптовая, но узнать ее сложно. Однако ничего не мешает посчитать компенсацию по той цене контрафактного товара, которую вы знаете, то есть по розничной цене. Нарушитель должен будет сам представить оптовые цены. Если же он не представит суду контррасчет, то суд взыщет компенсацию по вашему расчету, то есть исходя из розничной цены товаров (постановления 9ААС от 15.10.2019 № 09АП-58800/2019 по делу № А40-70246/2019, от 18.02.2019 № 09АП-72668/2018 по делу № А40-33912/18).

Как рассчитать компенсацию за нарушения авторских прав

ЗА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

 

Виды интеллектуальных прав, которые можно защитить с помощью компенсации:

— авторские (ст. 1299–1301 ГК);

— смежные (ст. 1309–1311 ГК);

— патентные (ст. 1406 ГК);

— на товарные знаки (ст. 1515 ГК);

— на географические указания и наименования мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК).

 

Покажите, как долго нарушитель использовал объект ИС

 

Срок незаконного использования — это одно из обстоятельств, которое учтет суд, когда будет решать вопрос о размере компенсации. Кроме того, повлияет то, сколько нарушитель произвел продукции, где использовал средство индивидуализации, а также объем поставок. Еще суд обратил внимание на злостный характер нарушения: ответчик не прекратил противоправные действия даже после того, как получил претензию истца (постановление 9ААС от 03.05.2018 № 09АП-14289/2018-ГК).

 

На размер компенсации влияет дата возникновения права на объект интеллектуальной собственности. В одном из дел суд не стал взыскивать компенсацию в пользу истцов в разном размере, поскольку сроки владения исключительным правом у каждого различались. Суд решил, что в зависимости от этого различался и масштаб незаконного использования (постановление СИП от 19.07.2019 № С01-535/2019 по делу № А79-5314/2018).

 

Укажите число правообладателей

 

На расчет компенсации влияет количество правообладателей. Верховный суд указал, что каждый вправе самостоятельно воспользоваться правом на защиту исключительного права. Особое правило о том, что результат интеллектуальной деятельности или одно и то же средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам, законодатель закрепил в п. 4 ст. 1229 ГК (определение ВС от 15.11.2022 по делу № А63-13005/2020).

 

О наличии нескольких правообладателей НМПТ «Ессентуки-4» обратил внимание ответчик. В суд обратился только один из владельцев, поэтому полный размер компенсации выглядел неправомерно. Другие правообладатели могут также предъявить требования о взыскании компенсации с компании. Чтобы достоверно определить долю истца в компенсации, которую взыскивают с ответчика, нужно привлечь в дело других правообладателей (определение ВС от 15.11.2022 № 308-ЭС22-9213 по делу № А63-13005/2020).

 

ВС И ВАС О РАЗМЕРЕ КОМПЕНСАЦИИ

 

Судебная практика в части определения размера компенсации начала формироваться благодаря позициям ВС и ВАС, в частности:

— постановление пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК РФ»;

— Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом ВС 23.09.2015;

— Обзор судебной практики ВС № 3 (2017), утвержденный Президиумом ВС 12.07.2017;

— постановление Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ».

 

Учтите пределы ответственности

 

Минимальный и максимальный предел ответственности определил законодатель. 10 тыс. руб. он установил как минимально возможные потери от нарушения, за которые следует привлечь к ответственности. Получается, что сумма в 5 млн руб. — максимально возможные потери.

 

Минимальный размер компенсации. Минимальный размер компенсации нужен, поскольку правообладатель не может установить реальное количество нарушений и их объем, когда выявляет факт нарушения. Минимальная сумма компенсации в конкретных случаях может превышать доходы нарушителя, однако реальные в большинстве случаев установить невозможно. Четких критериев соразмерности в этих пределах законодатель не приводит.

 

Расчет суммы компенсации должен представить правообладатель, а суд оценить «исходя из характера нарушения». Это означает, что размер компенсации должен быть соразмерен имущественным потерям от нарушения. Соответственно, законодатель учел это, когда установил минимальную сумму.

 

Компенсация ниже 10 тыс. рублей. В конце 2016 года Конституционный суд признал неконституционными положения закона с запретом снижать минимальную сумму компенсации за нарушенные исключительные права (постановление КС от 13.12.2016 № 28-П). Он разъяснил, что снижать ее допустимо, если:

 

• ответчик совершил правонарушение впервые;
• размер компенсации многократно превышает размер убытков правообладателя. При этом ответчик должен доказать это;
• нарушитель не использует объекты интеллектуальной собственности в существенной части предпринимательской деятельности;
• нарушение не носило грубый характер.

После этого суды начали снижать компенсации даже ниже 10 тыс. руб. Но с 2018 года ситуация изменилась. Стали появляться решения ВС, в которых он указывал, что суды неверно применяют нормы о снижении размера компенсации. Он разъяснил, что суды должны руководствоваться принципами равноправия и состязательности сторон, когда принимают решение снизить суммы, которые заявил истец (определение ВС от 10.01.2019 № 305-ЭС18-17030).

 

Размер компенсации по цене договорного использования. В июле 2020 года вышло еще одно постановление Конституционного суда о компенсации, в котором он закрепил правило о возможности снизить компенсацию с учетом обстоятельств конкретного дела (постановление КС от 24.07.2020 № 40-П).

 

При этом Конституционный суд отметил, что нельзя снижать компенсацию более чем вдвое, то есть она не может составлять менее стоимости права использования товарного знака. Таким образом, он приравнял цену договорного использования и к цене нарушения прав. Из-за этого в некоторых ситуациях тем, кто нарушает права, выгоднее не заключать лицензионный договорю. Если правообладатель идет в суд с иском, то можно попытаться снизить компенсацию до цены договорного использования.

 

ПРАВО ЛИЦЕНЗИАТОВ

 

Требовать компенсацию за нарушение исключительного права могут не только правообладатели, но и лицензиаты по исключительной лицензии (п. 79 постановления № 10).

 

Учтите обстоятельства, из‑за которых суд снизит размер компенсации

 

Суд может принять во внимание характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, отсутствие данных о вероятных убытках истца, также принимает во внимание расчет компенсации, который представил ответчик (абз. 4 п. 62 постановления № 10).

 

Снизить компенсацию суд может на основании добровольного прекращения со стороны ответчика нарушения прав и отсутствия доказательств наступления негативных последствий для правообладателя от производства спорной продукции (постановление 7ААС от 10.07.2015 по делу № А03-639/2014).

 

Избежать ответственности нарушитель сможет, если докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 1250 ГК).

 

Необходимо иметь в виду, что когда права на результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, то суд может определить общий размер компенсации ниже установленных законом пределов. Однако он должен учесть все виды нарушений, поскольку компенсацию необходимо насчитывать на каждое. В итоговую сумму должно войти не менее 50 процентов от суммы минимальных размеров всех компенсаций (п. 3 ст. 1252 ГК). Такое правило суд применяет только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчик заявил о том, что необходимо снизить компенсацию. Пример: ИП незаконно использовал пять товарных знаков и логотип при продаже контрафактного товара. Компания-правообладатель попросила суд взыскать с ИП компенсацию за нарушение — по 20 тыс. руб. за каждый объект. Общая сумма составила 120 тыс. руб. Три инстанции взыскали всего 40 тыс. руб.: по 7 тыс. руб. за товарные знаки и 5 тыс. руб. за логотип (определение ВС от 14.09.2021 № 303-ЭС21-937).

 

 

При определении размера компенсации необходимо учитывать как характер допущенного нарушения, так и обстоятельства, связанные с самим объектом нарушенных прав. Правообладатели часто рассчитывают размер компенсации на основании выручки от коммерческой деятельности с использованием аналогичных объектов. Но ответчик может заявить, что размер компенсации необходимо снизить. Для этого он может сослаться на то, что выручка никак не связана с самой природой объекта, право на который нарушено. Например, в одном из дел предприниматель незаконно использовал промышленный образец „Торговый павильон — кофейня“. Правообладатель заявил требование о выплате компенсации в размере 1 000 000 руб., основываясь на доходах от собственных продаж в аналогичных кофейнях. Суд указал, что истец не представил обоснований тому, что выручка от продажи продуктов в кофейнях напрямую зависит от вида и формы запатентованной кофейни. Компенсацию снизили до 100 000 руб. (определение ВС от 12.05.2021 № 308-ЭС21-6816).